Согласно ст.1353 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) исключительное право на изобретение признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение.

В силу пункта 1 ст.1363 ГК РФ защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения и выдачи патента.

В соответствии с пунктом 3 ст.1398 ГК РФ патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 ст.1248 ГК РФ, или вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента на изобретение недействительным частично, выдается новый патент.

В пункте 54 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

Руководствуясь названными нормами и разъяснениями, суды сделали вывод об отсутствии у истца права на судебную защиту.

Однако согласно изложенным в Постановлении N 5/29 разъяснениям наступают иные последствия принятия решения об аннулировании патента. Судам надлежит исходить из того, что не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, действия иных лиц по использованию изобретения, патент на которое признан впоследствии недействительным.

Кроме того, вопрос об использовании изобретения истца в упомянутом лекарственном средстве вообще не был предметом рассмотрения судов.

Вместе с тем при решении вопроса о наличии у истца права на защиту исключительного права на изобретение после принятия Роспатентом решения о признании патента частично недействительным и до выдачи нового патента с уточненной формулой изобретения необходимо учитывать следующее.

Положениями пункта 1 ст.1363 ГК РФ предусмотрено, что срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 54 Постановления N 5/29, аннулирование патента влечет аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

При наличии соответствующего решения о признании патента частично недействительным и решения о выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения регистрация изобретения с новой формулой, публикация сведений о нем и выдача нового патента, а также внесение записи о частичном аннулировании патента являются обязанностью Роспатента и согласно Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327) не ставятся в зависимость от осуществления правообладателем или иными лицами каких-либо действий.

В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а следовательно и исключительное право, устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

Из материалов дела усматривается, что на дату (16.08.2011) обращения компании "Байер" в суд за защитой своего исключительного права на изобретение патент N 2269342 был действительным.

В период рассмотрения дела в суде первой инстанции Роспатентом было принято решение от 13.12.2011 о признании указанного патента недействительным только частично и выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения.

Учитывая, что срок, в течение которого Роспатент должен выполнить обязанность по регистрации изобретения с уточненной формулой и выдаче нового патента, в законодательстве не определен, новый патент на изобретение "Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива" не был выдан правообладателю до принятия решения судом первой инстанции, но в результате аннулирования патента при признании его частично недействительным не произошло прекращения действия исключительного права компании "Байер" на изобретение (патент действует в неотмененной части), о чем свидетельствует новый патент с датой приоритета. Потому суд имел возможность проверить довод истца об использовании его изобретения в продукте ответчиков, а также доводы ответчиков об отсутствии нарушений.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права согласно пункту 1 части 1 ст.304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) подлежат отмене.

Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 ст.311 АПК РФ, если для этого нет других препятствий.